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深圳海王集團股份有限公司(以下簡稱“海王公司”)取得第770723號“海王”商標(以下簡稱“訴爭商標”)專用權(quán),申請注冊服務(wù)項目包括“學校”等。
他人對訴爭商標提出撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標申請(以下簡稱“撤三”),為證明訴爭商標于2014年4月20日至2017年4月19日期間(簡稱指定期間)的使用情況,海王公司在一審行政訴訟階段,補充提交的主要證據(jù)包括:2009年,南充市人民政府發(fā)布《南充市城市規(guī)劃區(qū)征地房屋拆遷補償安置暫行辦法》的通知;海王公司于2010年11月9日向南充市嘉陵區(qū)教育局出具《關(guān)于海王光彩學校搬遷賠償方案的意見》等。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院(以下簡稱“北京知產(chǎn)法院”)認為:即便認為海王希望學校在指定期間內(nèi)因拆遷原因未正常辦學屬于不可歸責于海王公司的客觀事由,此種通過出資參與學校建設(shè)從而取得冠名權(quán)的使用方式,一般不會使相關(guān)公眾認為海王公司是相關(guān)學校的開辦者或服務(wù)的提供者,此種使用方式難以使相關(guān)公眾將學校名稱中的“海王”與“學?!狈?wù)的提供者相聯(lián)系,難以屬于商標意義上的使用。
海王公司不服一審判決,提起上訴。北京市高級人民法院(以下簡稱“北京高院”)認為:海王公司出資與南充市嘉陵區(qū)教育局合作開辦希望學校,海王公司表示因城市規(guī)劃拆遷原因直至2018年8月,以“海王”冠名的學校才設(shè)立登記公告,但在案證據(jù)顯示,南充市人民政府于2009年發(fā)布城市規(guī)劃征地房屋拆遷安置暫行辦法,海王公司于2010年即向南充市嘉陵區(qū)教育局發(fā)函就拆遷賠償方案提出意見,雖然政府征地拆遷導致學校建設(shè)周期延長,但海王公司在明知該事項后七年多時間,均未對訴爭商標進行商業(yè)使用,顯然無法以政策性限制等客觀原因作為不使用訴爭商標的正當理由。判決駁回上訴,維持原判。
******人民法院印發(fā)《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》的通知(法發(fā)〔2010〕12號)第20條第3款規(guī)定:如果商標權(quán)人因不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀事由,未能實際使用注冊商標或者停止使用,或者商標權(quán)人有真實使用商標的意圖,并且有實際使用的必要準備,但因其他客觀事由尚未實際使用注冊商標的,均可認定有正當理由。
根據(jù)上述規(guī)定,“連續(xù)三年停止使用”商標的正當理由可以歸納為:主觀上不能歸則于商標注冊人、客觀上阻礙商標權(quán)人將注冊商標投入使用,具體分兩類情形:******類,出現(xiàn)了不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀事由,商標權(quán)人未能使用注冊商標或停止使用;第二類,商標權(quán)人系因其他事由尚未實際使用注冊商標,但有真實使用商標的意圖,并且有實際使用的必要準備。
本案中,海王公司認為因政府征地拆遷導致其在指定期間無法正常使用訴爭商標,屬于“商標權(quán)人因政策性限制的客觀事由,未能實際使用注冊商標”情形,但二審法院認為“雖然政府征地拆遷導致學校建設(shè)周期延長,但海王公司在明知該事項后七年多時間,均未對訴爭商標進行商業(yè)使用,顯然無法以政策性限制等客觀原因作為不使用訴爭商標的正當理由”。
除本案外,在第1487316號"SEPHORA"商標撤銷復(fù)審案件(案號:2019京行終486號)中,北京知產(chǎn)法院認為:絲麗雅公司(訴爭商標注冊人)僅提交了沈陽市工商行政管理局出具的清算組備案通知書,無論清算程序是否完畢,在沒有其他證據(jù)予以佐證的情況下,僅憑該份孤立的證據(jù)尚不足以證明訴爭商標原注冊人在指定期間持續(xù)且合法地處于清算狀態(tài)。
因此,絲麗雅公司關(guān)于因破產(chǎn)清算而構(gòu)成未使用訴爭商標的正當理由的主張不能成立。北京高院認為:絲麗雅公司并未提交復(fù)審商標在上述指定期間內(nèi)的商標使用證據(jù),其雖然主張未能提交復(fù)審商標在指定期間內(nèi)的使用證據(jù)具有正當理由并提交了復(fù)審商標原注冊人破產(chǎn)清算的相關(guān)證據(jù)材料,但商標使用存在多種方式和可能,商標權(quán)人陷于破產(chǎn)清算程序并非該注冊商標停止使用的正當理由,原審判決的相關(guān)認定并無不當。
雖然******院司法解釋規(guī)定“不可抗力”“政策性限制”“破產(chǎn)清算”均為連續(xù)三年停止使用商標的正當理由,但法院在審理此類案件中,通常會充分考慮“不可抗力”、“政策性限制”、“破產(chǎn)清算”情形對訴爭商標在指定期間未實際使用的影響程度及未使用訴爭商標的正當性、合理性。
此外,需要特別提示的一點是,在此類案件中,存在為避免訴爭商標被撤銷而偽造使用證據(jù)的個別情況。對于此類情形,一旦被法院查證屬實,不僅會提高對其提供的所有使用證據(jù)的認定標準,而且訴爭商標注冊人甚至其主要負責人還可能面臨罰款。如第5567885號“芙蓉山fur0ngshan及圖”商標撤銷復(fù)審案件中,為避免訴爭商標被撤銷,其注冊人倒簽《商標使用許可合同》并提交偽造的手工發(fā)票,在案件審理過程中,經(jīng)北京市高級人民法院查實,除訴爭商標被撤銷外,同時做出(2017)京行終368號罰款決定。
對于商標撤三案件,雖“不可抗力”“政策性限制”“破產(chǎn)清算”屬于商標未使用正當理由,但法院在審理此類案件中,通常會充分考慮其正當性、合理性及影響程度。
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